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由经典案例反思商标申请中须规避问题(下篇)

发布时间:2018-03-23 08:58:01 阅读次数:356次 字体: {关闭}
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案例1:第6870088号“新東陽高尔夫球场”商标不予注册复审案

一、基本案情

第6870088号“新東陽高尔夫球场”商标(以下称被异议商标)由福建新东阳体育娱乐有限公司提出注册申请,指定使用在第41类高尔夫球场设施、健身俱乐部等服务上。2013年9月5日,新东阳股份有限公司以被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十五条等规定为由向商标局提出异议申请。2015年7月23日,商标局作出(2015)商标异字第0000025447号不予注册决定,认为被异议商标的注册申请违反了《商标法》第十五条第一款的规定应不予注册。

2015年8月19日,福建新东阳体育娱乐有限公司(以下称申请人)不服商标局上述决定,依法向商标评审委员会申请复审。申请人复审的主要理由为:商标评审委员会在申请人创始人麦石来先生与新东阳股份有限公司(以下称原异议人)之间关于“新东阳”商标的众多案件中,均已在先认定申请人创始人注册“新东阳”及含有“新东阳”文字的商标未违反《商标法》第十五条第一款之规定。故请求核准被异议商标注册。对此,原异议人提出意见称:申请人法定代表人与原异议人存在代表关系。被异议商标的注册恶意明显。请求不予核准被异议商标注册。

二、决定结果

商标评审委员会经审理认为,最高人民法院(2013)知行字第99号行政裁定书认定,“由于麦石来曾为原异议人的副董事长,现在仍为其董事、股东,并且曾担任由原异议人投资的上海新东阳食品有限公司的负责人,因此能够认定麦石来与原异议人形成代表关系,存在关联关系。同时,本案申请人系麦石来所设立,其行为与麦石来具有主观的合谋,申请人的行为应视为麦石来的行为。麦石来通过其实际控制的申请人的名义申请注册被异议商标,故申请人可以视为《商标法》第十五条所称的代表人。”本案申请人申请注册的提供高尔夫球场设施、健身俱乐部等服务与原异议人“新东阳”商标在台湾地区使用的餐厅业、旅馆、饭店业等服务具有较强关联性。其在未经原异议人授权的情况下,擅自在大陆地区申请注册被异议商标属于《商标法》第十五条第一款所指的“未经授权,代表人以自己的名义将被代表人的商标进行注册”之情形。综上,商标评审委员会对被异议商标不予核准注册。

三、典型意义

《商标法》第十五条第一款意在制止代理人、代表人违反诚实信用原则的恶意抢注行为。该条款中的“代表人”是指具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人,包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。对于虽非以代表人名义申请注册被代表人的商标,但有证据证明,注册申请人与代表人具有串通合谋行为的,可以视其为代表人,该抢注行为应属于《商标法》第十五条第一款所指代表人的擅自注册行为。


案例2:第11033155号“屠呦呦”商标无效宣告案

一、基本案情

第11033155号“屠呦呦”商标(以下称争议商标)由宿州市夏氏眼镜有限公司(即本案被申请人)于2012年6月6日向商标局申请注册,核定使用在第9类眼镜等商品上,于2014年4月7日获准注册。2016年4月20日,该商标被屠呦呦(即本案申请人)提出无效宣告请求。申请人称:申请人姓名具有很强的独创性,其在世界范围内已经具有很高的知名度,是广为知晓的公众人物。被申请人未经申请人允许,擅自将申请人姓名“屠呦呦”申请注册为争议商标,侵害了申请人的在先姓名权。依据《商标法》第三十二条等规定,请求对争议商标予以无效宣告。被申请人在规定期限内未予答辩。

二、裁定结果

商标评审委员会经审理认为,申请人“屠呦呦”为药学家,在争议商标申请日之前,经过广泛宣传报道,其已在中国相关公众中具有一定知名度,争议商标与申请人已形成了特定联系。被申请人在未经申请人授权的情况下,将与申请人姓名完全相同的文字“屠呦呦”作为争议商标进行注册,有可能使相关公众认为该商标指定使用的眼镜等商品来源于申请人,或来源于申请人授权的其他主体,故争议商标的注册已构成对申请人姓名的冒用,损害了申请人的姓名权,违反了修改前《商标法》第三十一条所指的“不得损害他人现有的在先权利”之规定。综上,争议商标应予以无效宣告。

三、典型意义

本案涉及到对在先姓名权的保护问题。《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。其中“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括姓名权等。而损害他人姓名权的适用要件有两个:一是在相关公众的认知中,系争商标文字指向该姓名权人;二是系争商标的注册给他人姓名权可能造成损害。在具体审理实践中,未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的,或者明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标的,应当认定为对他人姓名权的损害。



案例3:第11312563号“陌陌”商标无效宣告案

一、基本案情

第11312563号“陌陌”商标(以下称争议商标)由杭州尖锐软件有限公司(即本案原被申请人)于2012年8月6日提出注册申请,2014年1月7日获准注册,核定使用在第45类交友服务、婚姻介绍等服务上。2014年11月25日,该商标被北京陌陌科技有限公司(即本案申请人)提出无效宣告请求。申请人称:陌陌社交APP是一款社交、交友类软件,“陌陌”商标系申请人在先使用并具有一定影响的商标,争议商标指定使用的服务与申请人“陌陌”商标提供的在线社交网络等服务构成相同或类似服务,原被申请人注册争议商标的行为构成了以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标的情形。因此,申请人请求依据《商标法》第三十二条等规定,对争议商标予以无效宣告。对此,原被申请人答辩称:争议商标的注册申请未违反《商标法》第三十二条的规定,请求维持其注册。2015年6月14日,争议商标经商标局核准已转让给杭州陌陌婚庆服务有限公司,即本案现被申请人。

二、裁定结果

商标评审委员会经审理认为,从申请人提交的关于陌陌社交APP线下推广活动资料、广告宣传、媒体报道等可知,在争议商标申请日前,申请人开发的基于地理位置的“陌陌”移动社交产品在促进陌生人交友服务上已具有一定的影响;原被申请人作为计算机软件开发等服务的提供者对申请人上述“陌陌”商标应当有所知晓,其将与申请人商标完全相同的“陌陌”文字注册在与移动社交交友服务密切相关的交友服务、婚姻介绍服务上,已构成修改前《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。争议商标核定使用的其余服务与申请人“陌陌”商标所使用的移动社交交友服务在服务内容等方面存在较为明显的差别,不属于类似服务,故争议商标在其余服务上的注册未构成修改前《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。

三、典型意义

《商标法》第三十二条后半段是基于诚实信用原则,对已经使用并有一定影响商标予以保护,制止以不正当手段抢注行为,弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。在制止第三人基于不正当目的将他人在先使用的商标抢先注册的行为中,应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑,看该未注册商标是否在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓、该“一定影响”是否及于系争商标所有人,系争商标所有人是否明知或者应知该商标的存在等。


案例4:第11876417号“ROBBI & NIKKI”商标不予注册复审案

一、基本案情

第11876417号“ROBBI & NIKKI”商标(以下称被异议商标)由广州红谷供应链管理服务有限公司于2012年12月11日提出注册申请,指定使用在第25类服装、裤子等商品上。2014年5月20日,莫达尼科拉国际有限责任公司(即异议人)以被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第(八)项、第十五条、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定为由,向商标局提出异议申请。2015年10月10日,商标局作出(2015)商标异字第0000045986号决定书,认为被异议商标在服装商品上与第8550628号“ROBBI & NIKKI”商标(以下称引证商标)构成了使用在类似商品上的近似商标。争议商标在该商品上违反了《商标法》第三十条的规定应不予核准,被异议商标申请使用的其他商品与异议人商标核定使用商品在功能、用途上有一定区别,不属于类似商品,故被异议商标在其余商品上予以核准注册。另异议人称被异议商标的注册和使用违反诚实信用原则,易造成不良社会影响等其余理由证据不足或缺乏事实依据。

2015年10月30日,广州红谷供应链管理服务有限公司(以下称申请人)不服商标局做出的上述决定,依法向商标评审委员会申请复审。申请人复审的主要理由为:被异议商标指定使用的服装商品与引证商标核定使用的第25类戏装、服装绶带商品不属于类似商品等,请求核准被异议商标的注册。原异议人即莫达尼科拉国际有限责任公司在规定期限内未提交意见。

二、决定结果

商标评审委员会经审理认为,被异议商标在服装商品上与引证商标已构成使用在类似商品上的近似商标。且鉴于被异议商标申请之时,引证商标尚未被核准注册或初步审定公告,故被异议商标在服装商品上已构成《商标法》第三十一条所指不应予以核准注册的情形。同时,除本案被异议商标外,申请人还申请注册了如“RACHEL ZOE ZR”、“BEIRN”、“DAVIDLERNER”、“ALFORD & HOFF H”、“BASQ”、“37 EXTREME ACTIVES”、“CLEOBELLA”等众多与他人在国外在各自领域内已经使用并具有一定知名度的商标相同或者近似的商标。申请人申请注册上述商标的行为超出了正常的生产经营使用之需,明显有借他人市场声誉牟利之目的。申请人的此种行为违反了诚实信用原则,不仅会造成商品或服务来源的误认,而且扰乱了正常的商标注册秩序、损害了公平竞争的市场环境,已构成了以其他不正当手段注册商标的情形。故被异议商标的申请注册亦违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。综上,被异议商标在服装复审商品上应不予核准注册。

三、典型意义

本案涉及到不予注册复审案件的审理范围,根据《商标法实施条例》第五十三条的规定,商标评审委员会审理不服商标局不予注册决定的复审案件,应当针对商标局的不予注册决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及原异议人提出的意见进行审理。而原异议人不参加或不提出意见的,不影响案件的审理。

同时,虽然《商标法》第四十四条第一款法律规定之表述针对的是已经注册的商标,但从该条款的立法本意看,其宗旨在于本着诚实信用原则,制止恶意申请注册商标的行为,维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序,异议程序和无效宣告程序的始终,如果商标评审委员会在商标申请注册阶段即发现该商标申请人企图以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册,可以适用该条款,不予核准该商标获得注册,而不必待该商标申请被核准注册后再适用该条款对该商标予以无效宣告。当然,商标评审委员会在实践中将第四十一条第一款类推适用于不予注册复审程序的做法亦得到了人民法院的支持。


案例5:第4650482号“迅雷XUNLEI”商标撤销复审案

一、基本案情

第4650482号“迅雷XUNLEI”商标(以下称复审商标)由龚侨(即本案被申请人)于2005年5月12日提出注册申请,核定使用在第7类电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)等商品上,2008年2月28日获准注册,专用权期限至2018年2月27日。2014年12月3日,王敏(即本案申请人)以连续三年停止使用为由向商标局申请撤销复审商标在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)三项商品上的注册。2015年7月22日,商标局做出商标撤三字【2015】第Y005547号决定,认为被申请人提交的证据可以证明复审商标在2011年12月3日至2014年12月2日期间在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)商品上进行了使用,复审商标在上述商品上不予撤销。2015年8月24日,申请人不服上述决定,依法向商标评审委员会申请复审。申请人复审称:申请人对复审商标是否进行实际使用进行了详细的市场调查,并未发现复审商标在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)商品上进行了使用。且被申请人所提供的全部证据均不能形成完整的证据链证明复审商标于指定期间内在上述三项商品上使用了复审商标。故复审商标在复审商品上的注册应予以撤销。对此,被申请人答辩称:被申请人在2011年12月3日至2014年12月2日期间内公开、真实、有效地使用了复审商标,请求维持复审商标的注册。

二、决定结果

商标评审委员会经审理认为,从被申请人提交的营业执照、销售清单、销售合同及销售发票等证据可知,被申请人是义乌乔尔电动工具有限公司的法定代表人,且2012年、2013年,该公司曾将冠以复审商标的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品售予胡春柳、杭州德润进出口有限公司。故被申请人提交的在案证据能够证明其在2011年12月3日至2014年12月2日期间内在焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品上使用了复审商标。鉴于被申请人实际使用的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品与复审商标核定使用的电焊枪(机器)、气动焊接烙铁两项复审商品属于同一种或类似商品,故复审商标在上述两项商品上的注册应予以维持;被申请人使用的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品与复审商标核定使用的刀具(机器零件)复审商品不属于类似商品,故复审商标在该项复审商品上的注册应予以撤销。

三、典型意义

连续三年停止使用商标撤销制度的目的在于清理闲置商标,督促商标权人积极使用商标。该使用行为应当是真实的、持续的、投入到市场流通领域的行为,即注册商标权人将注册商标合法、规范地使用在核定使用的商品或服务类别上,并对外持续销售商品或提供服务,使相关公众能够基于注册商标识别提供商品或服务的不同市场主体。商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。同时,商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,不能视为对其注册商标的使用。


案例6:第15647929号“南少林”商标驳回复审案

一、基本案情

第15647929号“南少林”商标(以下称申请商标)由中国嵩山少林寺(即本案申请人)于2014年11月5日提出注册申请,指定使用在第33类米酒等商品上。后商标局以该商标与河南省卧龙酒厂在类似商品上已注册的第520989号“少林”商标(以下称引证商标)近似,违反了《商标法》第三十条为由驳回其注册申请。2015年11月25日,申请人不服商标局的上述驳回决定,依法向商标评审委员会提出复审。

在我委复审期间,引证商标因“连续三年不使用”已被依法撤销,其已不构成申请商标申请注册的在先权利障碍。但我委经审理认为,申请商标为汉字组合“南少林”,指定使用在烧酒、白酒等商品上,可能伤害佛教徒的宗教感情,违反了《商标法》第十条第一款第(八)项之禁止性规定。遂于2016年10月14日向申请人下发了《商标驳回复审案件评审意见书》,并要求申请人应当自收到上述意见书之日起三十日内,将书面申辩意见及相关证据一次性提交我委。申请人在规定期限内未提交意见。

二、决定结果

商标评审委员会经审理认为,众所周知,饮酒系佛教禁忌。本案申请商标为汉字组合“南少林”,指定使用在烧酒、白酒等商品上,可能伤害佛教徒的宗教感情,已构成《商标法》第十条第一款(八)项所指情形,故对申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

三、典型意义

本案涉及到驳回复审案件的审理范围,根据《商标法实施条例》第五十二条第一款规定,商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件,应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理。但实际审理过程中,如商标评审委员会审理上述驳回复审案件中,发现申请注册的商标有违反商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定的绝对禁止注册的情形,商标局并未依据上述条款作出驳回决定的,商标评审委员会可以根据《商标法实施条例》第五十二条第二款规定向申请人下发《商标驳回复审案件评审意见书》,听取申请人的意见,并最终可以依据上述条款作出驳回申请商标注册申请的决定。本案就属于在驳回复审案件中,商标评审委员会转条款主动适用商标法第十条第一款第(八)项这一绝对条款驳回申请商标注册申请的情形。
















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